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CONTRATOS SOBRE EL KNOW HOW

 

{§-0001}    CONCEPTO.- SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.- CONCEPTO 01096187

 

1. Know - how

 

    1.1.   Concepto 

 

La Cámara Internacional de Comercio, citada por el tratadista Herbert Stumph definió el Know - how como la totalidad de los conocimientos, del saber especializado y de la experiencia, volcados en el procedimiento y en la realización técnica de la fabricación de un producto, y precisando que, dicho concepto puede designar no solamente fórmulas y procedimientos secretos, sino también una técnica que guarde conexión con procedimientos de fabricación patentados y que sea necesaria para hacer uso de la patente y que también puede designar procedimientos prácticos, particularidades y procedimientos especializados técnicos, que hayan sido obtenidos por un productor a través de la investigación y no deben ser adquiridos por la competencia. 

 

El mismo tratadista Stumpf cita a los autores Lüdecke y Fisher quienes afirman que el Know - how no se trata de los resultados de una actividad inventiva, ni siquiera de algo que sea casi susceptible de constituir una patente o un modelo de utilidad, sino de experiencias adquiridas en un lapso prolongado, que otro desea obtener para economizar tiempo. 

 

Stumpf considera que por Know How han de entenderse conocimientos y experiencias de orden técnico, comercial y de economía de empresa, cuya utilización le permite, o llegado el caso, le hace posible al beneficiario no solo la producción y venta de objetos, sino también otras actividades empresariales tales como la organización y administración. Afirma que es un saber no protegido por derechos de tutela industriales y que generalmente, existe un secreto, pero que éste no es una condición fundamental, haciendo referencia en este punto a los contratos de transferencia de tecnología.  

 

Marco Antonio Velilla, acogiendo la definición de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, señala que el Know - how está constituido por los conocimientos y la experiencia de naturaleza técnica, comercial administrativa u otra que sea aplicable en la práctica, para la explotación de una empresa o para el ejercicio de una profesión. Agrega que, sus principales características están en que es un saber técnico, es decir práctico, transmisible y secreto, lo cual no implica que necesariamente deba ser nuevo, sino que lo que importa es que no sea accesible al público, es decir que sea guardado como secreto, de tal manera que no sea conocido por todo el mundo.

 

La doctrina coincide al afirmar que el Know - how es susceptible de ser objeto contractual. Velilla define entonces el contrato de comunicación o transmisión de conocimientos como aquel mediante el cual quien es  propietario de un proceso o método transmite sus conocimientos o Know - how a otra persona con el objeto de ayudarla a la fabricación de un producto o en la ejecución de una determinada prestación de servicios.  

 

1.2. Protección 

 

Como ya quedó claro, la doctrina al definir el Know -  how le otorga diferentes características de las cuales depende entonces el régimen de protección que le es aplicable. 

 

En este orden de ideas, si se acoge la definición de la Cámara Internacional de Comercio se concluye que  el Know - how podría ser protegido de conformidad con el régimen de propiedad industrial, ya sea a través de una patente o tratándolo como un secreto industrial.  

 

De este modo, el Know -how debería reunir los requisitos requeridos para que se otorgue una patente o para que un conocimiento se considere como secreto empresarial o industrial y sea protegido como tal. 

 

Del mismo modo, si se acoge el criterio del tratadista Marco Antonio Velilla y se concluye el Know - how es siempre secreto, su régimen de protección será el consagrado para el secreto empresarial, el cual para nuestro caso es el contenido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.  

 

Para Stumpf, el Know - how no es un forma de derecho de protección industrial, por cuanto carece de las características de un derecho exclusivo y afirma, basado en la legislación alemana, que si el Know - how es objeto de algún desafuero, las consecuencias jurídicas tendrán que ajustarse a la persona del que lo haya cometido, explicando que dicha protección puede referirse al co - contratante desleal, debiéndose fundamentar el titular del know - how en una transgresión por parte del beneficiario, de sus obligaciones contractuales.  

 

Igualmente afirma que, en el caso de no haberse celebrado todavía el contrato,encuentrándose todavía en la etapa de las negociaciones previas, el futuro beneficiario  tiene la obligación de tratar como confidencial la información que se le transmite y si no lo hace, deberá indemnizar al titular por el daño que haya sufrido.  Igualmente señala que el Know - how puede protegerse en relación con los empleados, aplicando para ello las disposiciones contenidas tanto en las leyes laborales, como en las penales.

 

Anota también que bajo esta óptica procede también la protección frente a terceros, debiendo aplicar para ello las normas civiles y penales.  

 

Obsérvese como la definición misma de Know - how y por consiguiente el régimen de protección que le es aplicable, no constituye un tema pacífico dentro de la doctrina, razón por la cual, en particular para el caso colombiano, en donde como ya se dijo no existe consagración legal expresa de esta figura, deberá analizarse cada situación concreta en la cual se haga referencia a un Know - how para efectos de determinar la forma de protección legal que sea aplicable en el caso concreto. 

 

{§-0002}              TOMADO DE EL “KNOW HOW” EMPRESARIAL: MÁS QUE UN CONTRATO, EDITORIAL ASTREA, POR HESBERT BENAVENTE CHORRES.- b) El contrato de “know how”. Modalidades de venta

 

Antes de empezar a desarrollar este punto, planteo una  pregunta: ¿puedo transferir el conocimiento técnico? La respuesta es sí, porque uno de los elementos del objeto del  know how es el ser susceptible de contratación, es decir que pueda ingresar en el negocio contractual. Por esta razón aquí se explicará ya no el objeto del know how sino su transmisiblidad, debido a que el contrato de know how tiene características, naturaleza y efectos específicos que lo diferencia con cualquier modalidad contractual, asimismo, se distingue de las otras dos fases del know how, es decir, del objeto y de los efectos del mismo.

 

(…)

 

En la doctrina alemana Stumpf lo conceptúa de la siguiente forma: “es un contrato que trata sobre un saber (técnico, comercial, económico) no protegido por derechos de tutela industriales, usualmente mantenido como secreto, y cuya explota ción le permite al beneficiario no sólo la producción y la venta de objetos sino también otras actividades empresariales”. Asimismo, Linden indica que: “el contrato de know how se aplica a una figura jurídica que debe denominarse ‘licencia de fabricación’”.

 

En la doctrina española Massaguer quien define a la “licencia de  know how” –término empleado por el autor en lugar de contrato de know how– como “el negocio jurídico celebrado entre personas físicas o jurídicas, en virtud del cual, una de ellas (el licenciante) titular de un know how (el know how licenciado) autoriza a su contraparte (el licenciatario o receptor) a explotarlo durante un tiempo determinado y, con este fin, se obliga a ponerlo en su efectivo conocimiento, y en virtud del cual, el licenciatario o receptor, se obliga por su lado, a satisfacer un precio cierto en dinero o en especie, fijado normalmente en forma de suma de dinero calculada en función del volumen de fabricación o ventas de productos o servicios realizados con el empleo del know how licenciado”.

 

Asimismo, Chulia Vicent citando al Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana considera que “es el negocio jurídico en virtud del cual, una de las partes (transferente) se compromete a poner a disposición de la otra parte los conocimientos técnicos constitutivos del know how de modo definitivo, desprendiéndose de ella en todo o en parte, o bien a comunicar dichos conocimientos, posibilitando su explotación por un tiempo determinado, a cambio de una contraprestación determinada normalmente en forma de cantidad de dinero calculada como porcentaje sobre producción o venta”. Gómez Segade define el “contrato de licencia de know how” co- mo aquel “mediante el cual se transmiten conocimientos técnicos secretos a cambio de un precio”.

 

(…)

 

Cabanellas de las Cuevas define a los “contratos de provisión de conocimien tos técnicos” como “aquellos que tiene por objeto aquellos conocimientos que no han sido patentados... la naturaleza de la contraprestación por el transmisor de la tecnología no afecta a la naturaleza del contrato, éste puede ser a título gratuito... se puede aplicar a transmisiones definitivas como meramente temporales... en conclusión son aquellos por los que se transfieren ciertos conocimientos técnicos no patenta- dos, alterándose o no los derechos que sobre la utilización de tales conocimientos tiene el transmisor, pudiendo ser la transferencia a título temporal o definitivo”

 

(…)

 

De las definiciones indicadas ut supra se debe apreciar que no existe uniformidad en la doctrina sobre este punto (como ocurre en el objeto del know how).

 

1.- En lo que respecta a la terminología: ¿contrato o licencia? La doctrina mayoritaria denomina a esta figura contractual como “contrato de know how”; sin embargo existe un sector específicamente en  la doctrina española y autores como Linden, Arias Schreiber, Figueroa Bustamante, entre otros, que emplean la terminología: “licencia de know how”; asimismo, un sector minoritario emplea otros términos: “cesión de know how”, “licencia industrial”, “cesión de tecnología”, “contratos de asistencia técnica” o “contrato de engineering”

 

No obstante, es en el empleo de las voces: “contrato” y “licencia” las que suscitan mayores discusiones.

 

 

En efecto, los argumentos que formulan para fundamentar el empleo de la terminología “licencia de  know how” consisten en:  a) el  know how no es ningún tipo nuevo de contrato, sino que es el posible objeto de diversos contratos (compraventa, licencia, cesión, etc.), hablar de contrato de know how resulta tan absurdo como podría ser hablar de contrato de patente. La mayoría de los llamados contratos de know how son contratos de licencia o cesión de know how; b) sólo se concede el derecho de explotación a cambio de una contraprestación61, y c) es totalmente diferenciable con la licencia de patentes: registrada y protegida (al ser ésta susceptible de registro igual que la marca), asimismo, la licencia de patente implica una mera autorización que se concede al licenciatario para la explotación del invento patenta- do, siendo la licencia de know how más que una simple autorización.

 

(…)

 

2) Con relación a los derechos transmitidos: ¿cesión o venta? A simple vista parecería una innecesaria distinción porque es opinión mayoritaria y casi zanjada que sólo se cede el uso y otros derechos conexos como la explotación o exclusividad del know how, sin embargo, es punto inevitable que se trate en todo texto que estudie a los conocimientos técnicos la distinción con el contrato de compraventa, concluyendo que existen ciertas similitudes aunque determina la existencia de diferencias insuperables, siendo uno de los autores quien ha estudiado con profundidad esta distinción Cabanellas de las Cuevas. No obstante, si indico que la naturaleza del objeto del know how consiste en un derecho de propiedad que recae sobre un bien inmaterial, lo cual dota a su titular de una serie de derechos subjetivos, ¿acaso sería factible transmitir aquel derecho de propiedad?

 

Esta pregunta es valedera, máxime si Cabanellas de las Cuevas comparte tal posición al admitir que “la naturaleza jurídica de  los conocimientos técnicos como propiedad coexiste con la de los derechos subjetivos de propiedad industrial y con los bienes inmateriales. Las tres no son sino distintas facetas de un mismo conjunto de elementos normativos”; por lo tanto se deben establecer ciertos puntos.

 

En primer lugar, la transmisión del know how implica tanto la cesión del know how como de otros derechos. En segundo lugar, no existe similitud entre el contrato de compraventa y el contrato de transmisión de know how, específicamente de lege lata (la regulación  legal de  la compraventa  impide aplicarlo al caso  de venta del know how); sin embargo, entre los derechos del know how es perfectamente posible transmitir el de propiedad, no obstante, sólo de lege ferenda es posible su venta, por lo cual, si surgen problemas legales sobre este punto serán de aplicación otros instrumentos legales hasta la sanción de una legislación que regule todas las peculiaridades del know how.

 

3) La contraprestación: ¿onerosidad o contraprestación? Es vox populi que en los contratos de transmisión del know how existen prestaciones recíprocas entre las partes, las cuales para el receptor de los conocimientos técnicos reservados consisten en el pago de regalías, entre otras obligaciones, siendo en la mayoría de los casos onerosas, es decir, hay un enriquecimiento para una de las partes y empobrecimiento  para  la  otra,  así  tenemos  el  pago  por  diversos  conceptos,  p.ej.,  pagos continuos durante el periodo de vigencia del acuerdo en aquellos casos en que ambas partes sean perfectamente conscientes de que la primera venta del producto divulgaría necesariamente el know how.

 

No obstante, el  problema comienza cuando Cabanellas de las Cuevas indicó en su concepto del contrato de provisión de conocimientos técnicos que “la contra prestación recibida por el transmisor de la tecnología no afecta la naturaleza del con trato, puede ser a título gratuito... estos contratos que carecen de contraprestación explícita a cargo del receptor de la tecnología, lo cual aparentemente los alejaría del área comercial, sin embargo, no dejan de ser comerciales pues la contraprestación y el consiguiente propósito de lucro del receptor surge indirectamente, es el caso de la casa matriz que licencia a su subsidiaria o la que encarga la fabricación sin cobrar expresamente regalías... admitimos la oportunidad que se otorgue una licencia con animus donandi... son  generalmente onerosos, aunque excepcionalmente pueden ser gratuitos”.

 

(…)

 

En consecuencia, en  este tipo de contrato  siempre hay una reciprocidad de prestaciones, siendo regla general la onerosidad en estas prestaciones, pero existe la posibilidad de que sean sólo actos gratuitos que incidan en las mismas según la libertad contractual de las partes.

 

(…)

 

En cuanto al contrato de “know how” en la modalidad de venta este punto está referido a la transmisión del derecho de propiedad del titular del know how, lo que se traduce en la venta del conocimiento técnico –el bien y el derecho–, situación poco tratada en la doctrina. No obstante, ha sufrido una contundente negativa el punto de la venta del know how, así Cabanellas de las Cuevas indica que “no se puede hablar de venta sino cesión porque lo que se transmite son derechos y no cosas”. Este argumento se basa en que el Código Civil de Argentina habla de compraventa sobre cosas (arts. 1323 y 1444), por lo tanto de lege lata no se puede hablar de venta del know how –al ser un bien inmaterial–, igual circunstancia se da en textos legales que sólo regulan la compraventa de cosas como el español y el alemán, sin embargo, el citado autor no realiza el deslinde necesario, es decir que cuando su texto legal indica sólo  la venta de cosas, regula el objeto  del contrato de compraventa (contrato distinto al contrato de provisión de conocimientos técnicos) asimismo, si códigos civiles como el italiano (art. 1470) y el peruano (art. 1529) señalan la venta de bienes (concepto más amplio que el de “cosas”) se tendrá que realizar las mismas distinciones, las cuales radican en el objeto y naturaleza del contrato de compraventa.

 

{§-0003}    TOMADO DE http://www.cavelier.com/publicaciones/articulos/PDF/tecnologia.PDF; Por Dra. ADRIANA LÓPEZ.- 2.2. Contratos de transferencia de tecnología

 

En cuanto a los contratos de transferencia de tecnología propiamente dichos, cabe anotar que los mismos no se encuentran tipificados de forma taxativa dentro de un esquema contractual predeterminado. La transferencia de tecnología puede darse bajo cualquier esquema contractual. Lo importante es que estos contratos involucren una tecnología. Voy a enumerar los más importantes y que siempre van a involucrar una transferencia de tecnología. Estos contratos son:

 

Objeto del contrato

 

Los contratos de Know-How

Los contratos de asistencia técnica y

Los contratos de servicios técnicos.

 

- Contratos de Know-How

 

Por contratos de Know-How entendemos aquellos en los cuales se transfiere un conocimiento secreto, la manera de hacer algo. No cualquier conocimiento va a implicar un Know-How, debe tratarse de un conocimiento que pueda implicar un desarrollo en un arte, en una ciencia o en una técnica, que además sea secreto y que implique un desarrollo para quien va ha recibir ese know-How.

 

- Contratos de Asistencia Técnica

 

La Asistencia Técnica se refiere a aquellos contratos de servicios, siempre van a implicar una prestación de servicios prestados por una persona para poder implementar los conocimientos que se han adquirido a través del Know-How.

 

- Contratos en Servicios Técnicos

 

A diferencia de los contratos de Asistencia Técnica nunca van a implicar una transferencia de tecnología permanente o transitoria para quien la recibe, simplemente una asesoría que se va a prestar directamente quien está proveyendo el servicio pero que se considera como transferencia de tecnología porque siempre va a redundar en un mejor desarrollo para la empresa o industria que la está recibiendo.

 

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NORMAS
 
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Ley 1150 de 2.007
Ley 1474 de 2.011
Dec. 019 de 2.012
Dec. 1510 de 2.013
C.P.A.C.A.
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